American Eagle Outfitters (AEO) réclame plus de 6,6 millions de dollars à Reitmans (T.RET.A) dans une poursuite au sujet des marques de commerce AEO et AE que les deux détaillants de vêtements se disputent.

Alain Bisson LA PRESSE

La société américaine soutient qu'elle avait un droit de premier refus sur les marques lorsque sa détentrice, Shirmax Fashions, les a cédées à Reitmans, en février 2003. Cette dernière conteste les prétentions de AEO et soutient de plus que l'entreprise américaine a trop tardé pour s'adresser aux tribunaux. Elle ne l'a fait qu'en septembre 2011, huit ans après les faits, et la période de prescription de trois ans rend caduque la requête d'AEO, selon Reitmans.

La Cour fédérale

Le premier litige au sujet des marques AEO et AE remonte à la fin des années 90, quand American Eagle Outfitters a décidé de s'installer au Canada. La société a déposé des demandes d'enregistrement de marques, qui se sont toutefois heurtées à celles de Shirmax, propriétaire des marques Addition-Elle AE Design, A/E Sports Design, et A/E Sports & CO.

Les deux sociétés se sont opposées sur plusieurs volets devant l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et la Cour fédérale jusqu'à ce qu'elles conviennent d'une entente à l'amiable, en novembre 2000. AEO a abandonné ses prétentions sur les marques AEO et AE, mais a obtenu de Reitmans la permission de les utiliser en échange de redevances annuelles qui ont atteint un total de 6,6 millions entre 2000 et 2011, soutient AOE.

Dans sa requête déposée en Cour supérieure, AEO avance que l'entente prévoyait également un droit de premier refus lui octroyant la possibilité de faire l'acquisition des marques si Shirmax décidait de les vendre ou de les transférer.

En juin 2002, une première transaction a fait passer les actions de Shirmax entre les mains de Reitmans, puis Shirmax a cédé ses actifs à Reitmans, incluant ses droits sur les marques, en février 2003, pour une somme totale approximative de 85 millions, indique AEO dans sa poursuite. La société soutient n'avoir jamais été avisée de ces transactions, contrairement à l'obligation à cet effet contenue dans son entente à l'amiable de novembre 2000, n'avoir donc pu exercer son droit de premier refus, et qu'elle n'a appris l'existence de ces acquisitions qu'en janvier 2009.

Le fond du litige, notamment la propriété des marques et la réclamation de 6,6 millions de AEO, n'a toujours pas fait l'objet d'une décision de la cour, mais la juge Claudine Roy a rendu un jugement récent au sujet de la question du secret professionnel.

Reitmans demandait des documents d'AEO, dont certains ayant trait aux communications d'un des avocats de la société, afin de déterminer à quel moment AEO a eu connaissance de la série de transactions entre Shirmax et Reitmans. L'objectif est évidemment de soutenir sa thèse de la prescription. AEO a refusé de fournir ces informations en invoquant qu'elles sont protégées par le secret professionnel.

Pas de secret professionnel

La juge Roy a donné raison à Reitmans sur l'essentiel. «Pour décider si une information est protégée par le secret professionnel, il faut examiner le contenu de l'information, sa portée, son but et le contexte dans lequel il a été rédigé ou communiqué. Après avoir examiné les documents, le tribunal conclut que certains d'entre eux ne sont pas couverts par le secret professionnel», écrit-elle.

Qui plus est, la juge note que AEO a elle-même appelé l'avocat en question à témoigner, ce qui équivaut de facto à une renonciation de sa part au secret professionnel.

«Le tribunal conclut que les allégations de la requête introductive d'instance [la poursuite] et le fait que AOE Canada a choisi Me Bulman pour être interrogé constituent une renonciation claire au secret professionnel.»

Lorsque La Presse Affaires l'a joint, l'avocat de AEO, Éric Préfontaine, a indiqué que sa cliente n'avait pas encore décidé si elle en appellerait du jugement Roy.